최근 스타트업에 대한 자문을 하다 보면 독창적인 아이디어를 통한 기술 개발에 집중하는 회사가 많이 보인다. 아이디어를 활용한 원천 기술 확보는 스타트업이 빠르게 성장할 수 있는 현실적인 전략이지만, 정작 애써 개발한 기술에 대한 면밀한 특허 검토가 없어 사업이 위기에 처하는 경우도 왕왕 본다. 특히, 현재 개발중인 기술과 유사한 특허가 이미 존재하는지 사전에 면밀히 검토하지 않아 억울하게 손해를 보고 회사가 위기에 처하는 케이스도 있다.

뛰어난 기술력을 주요 경쟁 우위로 삼는 A사는 동물용 의약품을 개발, 생산, 판매하는 회사로, 중앙연구소를 중심으로 제품개발을 진행하는 한편 임상연구를 위한 목장까지 갖췄다. 이 회사는 자사의 모든 기술력을 동원하는 10년짜리 대형 연구프로젝트를 진행하고 했다. 회사는 이 기간 동안 상당한 규모의 투자를 했고, 향후 개발될 제품에 큰 기대를 걸었다.

프로젝트가 시작된 후 몇 년이 지나, 한 해외기업이 이 프로젝트에 대해 이미 광범위한 특허를 소유하고 있다는 사실을 알게 됐다. 회사는 이 프로젝트가 해외기업이 소유한 특허에 정면으로 저촉된다는 것을 뒤늦게 확인했다. A사는 특허에 대한 인식이 낮았을 뿐 아니라, 동물용 의약품은 산업 특성상 기술에 대해 특허출원을 통해 권리화하는 경우가 적다고 보고 선행 특허 검색을 소홀히 했던 것이다.

A사는 특허전문변호사를 찾아갔다. 그러나 변호사로부터 이 특허는 무효화시키는 것도 쉽지 않을 뿐만 아니라, 회피하는 또한 불가능할 것 같다는 답변을 받았다. 이후 A사는 변호사를 통해 특허권을 소유한 기업과 라이선스 교섭을 진행했지만 엄청난 로열티를 요구하는 바람에 해당 연구 프로젝트를 포기할 수 밖에 없었다. A사는 그동안 쏟아 부은 엄청난 규모의 연구 개발비를 낭비한 셈이 됐고, 향후 기대하였던 이윤도 얻을 수 없었다. 결국 A사는 연구방향을 새로 정하고 다른 신제품을 개발해야 했기에 심각한 경영상의 피해를 입었다.

이 사례는 많은 이윤을 창출할 수 있다는 기대만 가지고 선행특허조사를 제대로 하지 않고 무작정 연구개발에만 몰두해 결국 사업을 포기하게 된 경우다. 케이스에서 보듯, 기업이 제품을 개발하기 전에 반드시 실행해야 하는 것은 '선행특허 조사를 통한 특허분쟁 리스크 확인'이다. 선행특허를 조사해 타 기업이 먼저 출원한 선행특허가 있다면 제품 개발 전에 미리 특허권자와 교섭을 해야 한다. 다행히 선행 특허권자가 특허 라이선스를 체결할 의사가 있다면 특허 실시료를 지불하고 선행 특허를 사용할 수 있다.

그러나 선행 특허권자가 특허 라이센싱을 허용할 의사가 없는 경우, 제품 개발을 중지하고 회피설계를 할 수 있는지에 대해 추가 검토를 해야 한다. 만약 회피설계가 불가능하다면, 불필요한 낭비를 하지 말고 다른 사업으로 전향하는 것이 현명하다.

라이센싱과 회피설계 모두 가능하다면, 특허료 지불과 회피설계에 따른 사업적 효과를 비교해 기업에 유리한 방향으로 결정하면 된다. 이 때, 단순히 특허료를 지불하지 않기 위해 회피설계를 함으로써 특허 실시료 이상의 손실을 초래하는 우를 범하지 말아야 한다. 즉, 특허 실시료를 지불하더라도 특허분쟁에 휘말리지 않고 좋은 품질의 제품을 빨리 출시해 사업적으로 성공하는 기업전략을 세울 수 있는 유연한 사고가 필요할 것이다.

단, 특허 라이선스 교섭을 하는 경우에도 회피설계에 대한 검토를 병행하는 것이 좋다. 이는 단지 회피설계를 통해 특허침해를 벗어나는 것뿐만 아니라, 특허 라이선스 교섭이 성공적으로 안 될 경우 대안을 마련하는 것이다. 또 이런 대안이 준비돼 있다면 협상력에서도 크게 도움이 된다.