[정영훈 변호사·변리사의 알기 쉬운 지식재산 이야기] 디자인이 상표로서 사용되는 경우가 있다?



코카콜라 병을 떠올려 보자. 허리 부분이 잘록하게 들어가고 파도 형상의 문양을 가진 병 모양이 떠오를 것이다. 이 병에 "CocaCola"라는 문자가 적혀 있는 라벨(label)이 붙어 있다고 하자. 그 라벨에 기재되어 있는 "CocaCola"라는 문자가 '상표'라는 것에는 의문의 여지가 없다.

이제 라벨을 떼어 보자. 어떠한 라벨도 붙어 있는 않은 그 병을 바라보는 일반수요자는 무엇을 떠올릴까? 비록 그 병에 "CocaCola"라는 문자는 기재되어 있지 않지만 일반수요자는 코카콜라만의 특유한 병 형상을 보고 그 병을 코카콜라가 제작한 콜라로 인식하게 될 것이다. 그렇다면, 그 병의 특유한 디자인(형태) 그 자체 역시 '상표'로 기능하는 것이다.

'트레이드 드레스(trade dress)'라는 용어는 최근까지 전 세계의 이목을 끌었던 미국에서의 삼성 vs. 애플 특허분쟁에 자주 등장한 용어이다. 이 용어를 막연하게나마 디자인과 관련된 용어라고 생각하는 이들이 많겠지만, 일반인 중에 그 정확한 의미를 아는 사람은 드문 것으로 보인다.

'트레이드 드레스'란 상품 자체 또는 그 포장(용기)의 외관이나 장식이 지닌 모양, 색채, 크기 등의 조합을 통해, 또는 서비스 제공 장소의 실내 장식(interior)이나 익스테리어(exterior), 더 나아가 서비스 제공자의 판매 기법 등을 통해, 수요자가 인식하게 되는 상품 또는 서비스의 전체적인 인상이나 느낌(total image and overall appearance)이라 할 것이다.

이처럼 트레이드 드레스가 '디자인'과 관련된 용어이기는 하지만, 그 본질은 '상표'라 할 것이다. 아래에서 살펴보는 바와 같이, 트레이드 드레스는 상품이나 서비스의 출처표시로서 기능할 때 보호될 수 있기 때문이다. 이에 디자인의 상표적 기능과 관련하여 '트레이드 드레스'를 살펴보고자 한다.

먼저 상표법상의 논의를 살펴보자. 상표법은 타인이 무단으로 상표권자의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품(서비스업)과 동일 또는 유사한 영업에 사용하는 것을 금지하는데, 내가 상표출원한 트레이드 드레스가 위와 같이 상표법의 보호를 받는 등록상표가 되기 위한 요건은 무엇인가? 예를 들어, 甲이 물품 또는 그 포장의 외관 자체를 입체상표로 출원한 경우에 이러한 입체상표가 등록되기 위한 요건은 무엇인가?

대표적인 등록요건만 살펴보면, 첫째, 물품이나 그 포장의 외관 그 자체가 '상표' 즉, 상품출처표시 내지 영업출처표시로 기능하고 있거나 기능할 수 있어야 한다. 즉 트레이드 드레스에 식별력이 있어야 한다. 둘째, 물품 또는 그 포장의 외관 그 자체에 기능성이 없어야 한다(상표법 제34조 제1항 제15호). 즉 물품 또는 그 포장의 외관이 그 기능을 구현하는데 필수적이어서 특정인에게 그 외관에 대한 독점권을 부여하면 경쟁업체들이 정상적인 경쟁을 할 수 없게 되는 경우, 그 외관은 등록상표로 보호할 수 없다.

다음으로, 부정경쟁방지법상 논의를 살펴보자. 아래에서 별도로 살피겠지만 부정경쟁방지법은 어떤 상표 '사용'이 부정경쟁행위에 해당하여 허용되지 아니하는지에 대한 요건을 규정하고 있는데, 이하 트레이드 드레스를 침해하는 부정경쟁행위에 해당할 수 있는 경우가 어느 경우인지 살펴본다.

첫 번째 예를 들어 보자. 경쟁업체 '을'은 '갑'의 물품이나 그 포장의 외관과 동일 또는 유사한 외관의 물품을 제작·판매하고 있다(양 물품은 서로 동일하거나 유사하다고 가정하자). '갑'은 이 같은 '을'의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 소정의 부정경쟁행위라는 주장을 할 수 있을까? 만일 '갑'의 물품 또는 그 포장의 외관이 상품출처표시 내지 영업출처표시로서 기능하고, 그 출처표시로서의 외관이 국내의 일반수요자에게 널리 알려져 있다면, '을'의 위 제작·판매행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)~(다)목 소정의 부정경쟁행위에 해당할 수 있다.

두 번째 예를 들어 보자. '병'이 운영하는 식당은 늘 손님이 붐비는 인기 있는 식당이다. 그와 경쟁관계에 있는 식당을 운영 중인 '정'은, '병' 식당이 인기를 끄는 이유가 '병'의 서비스 제공방식과 '병' 식당의 독특한 인테리어, 익스테리어(exterior), 간판 등의 디자인에 있다고 보고, 이를 약간만 변형하여 따라 하였다. '병'은 '정'의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 소정의 부정경쟁행위라는 주장을 할 수 있을까? 2018년 법 개정에 따르면 만일 일반수요자들에게 '병'의 '상품 판매방법, 서비스 제공방법 또는 간판 · 외관 · 실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관'이 영업출처표시로서 '널리 알려져' 있다면 '병'이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 또는 (다)목의 보호를 받게 되었다.